长按识别二维码
关注更多精彩
其他
最高人民法院公报案例：修改马库什权利要求是可以的，不当然影响发明创造性的判断
要点提示
一、裁判要旨
二、案情简介
三、判决主文札记
四、法条链接
五、案件来源
一、裁判要旨
1.马库什方式撰写的化合物权利要求一直被视为结构式的表达方式，而非功能性的表达方式。马库什权利要求限定的是并列的可选要素而非权利要求，应当符合专利法和专利法实施细则关于单一性的规定。马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。（注：马库什权利要求是在一项权利要求中限定多个并列的可选择要素，具体而言，是指在一个权利要求中包括多个变量，每一个变量又包括多个不同选择项的以并列可选项的罗列为主要特征来表达权利要求保护范围的一种权利要求类型。）
2.在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。 3.马库什权利要求创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的“三步法”。意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。（注：中国《专利审查指南》对发明是否具有实质性特征给出了一般的判断方法，即“三步法”——第一步是确定最接近的现有技术；第二步是确定本发明的区别特征和本发明实际解决的技术问题；第三步是判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。）二、案情简介 2010年4月23日，北京万生药业有限责任公司（以下简称万生公司）针对权利人第一三共株式会社“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”、专利号为97126347.7的发明专利向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出无效宣告申请。针对案涉化学制剂的具体组成及专利申请说明书的保护范围，万生公司主张：1、第一三共株式会社的专利发明不具有创造性；2、第一三共株式会社专利申请权利说明书不具有明确性。2010年8月30日，第一三共株式会社针对该无效宣告请求陈述反驳意见，同时对其权利要求书进行了部分细节修改。
2011年4月1日，专利复审委员会认可该化学制剂化合物结构的创造性及药效，维持专利权全部有效。
之后，万生公司向法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院与北京市高级人民法院作出了不一致的判断，前者认为专利权有效，而后者逾越审查范围，以技术效果比对结果评断专利的独创性，要求专利复审委员会重新作出审查决定。
最终，最高人民法院从马库什方式的具体内涵、马库什权利要求修改限度、涉案化学制剂创造性等三方面作出论述，判决维持北京市第一中级人民法院行政判决。
三、判决主文札记
1、法律解释方法之目的解释。“马库什权利要求具有极强的概括能力，一旦获得授权，专利权保护范围将涵盖所有具有相同结构、性能或作用的化合物，专利权人权益将得到最大化实现。而从本质而言，专利权是对某项权利的垄断，专利权人的所享有的权利范围越大，社会公众所受的限制也就越多，因此，从公平角度出发，对马库什权利要求的解释应当从严。马库什权利要求不管包含多少变量和组合，都应该视为一种概括性的组合方案。选择一个变量应该生成一种具有相同效果药物，即选择不同的分子式生成不同的药物，但是这些药物的药效不应该有太大差异，相互应当可以替代，而且可以预期所要达到的效果是相同的，这才符合当初创设马库什权利要求的目的。”
2、具体陈述个别领域的具体细节。“化学领域发明专利申请审查存在诸多特殊问题，如化学发明是否能够实施需要借助于实验结果才能确认，有的化学产品需要借助于参数或者制备方法定义，已知化学产品新的性能和用途并不意味着结构或者组分的改变等。鉴于化学发明创造的特殊性，同时考虑到在马库什权利要求撰写之初，专利申请人为了获得最大的权利保护范围就有机会将所有结构方式尽可能写入一项权利要求，因此在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。”
四、法条链接
《中华人民共和国专利法》第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。
新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。
本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
《中华人民共和国专利法》第二十六条 申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。
《中华人民共和国专利法实施细则》第二十条第一款 权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。
《中华人民共和国专利法实施细则》第六十九条 在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。
发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。
国家知识产权局专利复审委员会与北京万生药业有限责任公司、第一三共株式会社发明专利权无效行政纠纷案（行政判决书(2016)最高法行再41号）
张颖 律师
张颖律师现担任北京云亭律师事务所创始合伙人，北京顺维知识产权代理有限公司创始合伙人、中国科技金融法律研究会理事、北京影视娱乐法学会理事。自2011年即开始从事知识产权领域的工作和研究，擅长专利撰写、专利检索、专利无效分析、专利的PCT申请及国外申请，专利复审及无效行政复审程序和诉讼程序。精通商标的马德里申请及国外申请、商标侵权、商标的复审及行政诉讼。深度研究影视娱乐法，尤其对影视剧的创作、摄制、发行、放映过程中所涉及的影视投融资、演艺经纪、影视作品版权、影视合同等领域具有丰富的实务经验。
专注为知识产权重大疑难案件提供整体解决方案
联系电话：13911364947
邮箱：beijingzhuanli@126.com